争议焦点
在侵害实用新型专利权纠纷中，被诉侵权人能否以一份在先申请并公开的外观设计专利作为现有技术抗辩的依据。本案的难点在于外观设计专利通常被视为保护产品外观美感的设计方案，其能否被视为公开了产品的技术方案，以及如何比对外观设计图片中隐含的技术特征与被诉落入涉案专利保护范围的技术特征是否构成相同或无实质性差异。
基本案情
万某智能科技股份有限公司系名为一种小型鲜面条制售机的和面及输送装置混合器轴实用新型专利的专利权人，该专利申请日为2016年3月28日。万某公司发现元某（北京）科技有限公司、中某（天津）科技有限责任公司在抖音平台展示并销售智能面条机，经对比认为被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，遂起诉要求停止侵权、销毁产品并赔偿经济损失500万元。两被告抗辩称，其所实施的是经上海某餐饮管理有限公司排他实施许可的两项专利技术方案，其一为在先的全自动一体面条机挤压辊实用新型专利，其二为在先的全自动一体面条机搅拌轴外观设计专利，两专利的申请日和公告日均早于涉案专利申请日。被告认为，该外观设计专利图片已公开了涉案专利的全部技术特征，故提出现有技术抗辩。北京知识产权法院一审驳回万某公司全部诉讼请求，万某公司上诉后，最高人民法院二审维持原判。
裁判结果
北京知识产权法院一审判决驳回万某公司全部诉讼请求。万某公司不服上诉，最高人民法院于2024年4月10日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。法院认定被诉落入涉案专利保护范围的全部技术特征与在先151号外观设计专利图片所公开的技术方案中相应技术特征相同或无实质性差异，且该外观设计专利公开时间早于涉案专利申请日，故现有技术抗辩成立，两被告行为不构成侵权。
武汉千思律师解读
2008年修正的《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”该法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。” 依照上述规定，在专利侵权纠纷中，如果被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，可以提出现有技术抗辩。虽然外观设计是对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，但承载外观设计的产品具有一定实用功能，故同时也承载相应技术方案。对本领域普通技术人员而言，外观设计图片在展示设计方案的同时，也会展示出一定的技术方案，因此，外观设计专利可以作为现有技术抗辩的依据。
本案是最高人民法院关于现有技术抗辩适用范围的标志性案例，明确了外观设计专利可以作为发明或实用新型专利侵权纠纷中现有技术抗辩的比对基础。首先，难点焦点在于外观设计专利的保护客体是富有美感的新设计，而发明和实用新型保护的是技术方案，两者性质不同。但本案裁判指出，外观设计图片在展示设计方案的同时，也必然展示出承载该设计的产品的形状、构造等技术内容，对本领域普通技术人员而言，其能够从外观设计图片中直接、毫无疑义地确定的技术方案即构成对外公开的技术内容。因此，外观设计专利可以作为现有技术抗辩的文献依据。其次，裁判规则要点在于，比对对象是被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与在先外观设计专利图片所公开的技术方案中的相应技术特征。如果二者相同或无实质性差异，且该外观设计专利公开时间早于涉案专利申请日，则现有技术抗辩成立。本案为企业专利侵权风险防范提供了重要启示，一方面，专利权人在申请专利前应充分检索现有设计文献，不仅限于实用新型和发明专利文献，外观设计专利文献同样可能构成破坏新颖性或创造性的现有技术。另一方面，被诉侵权人在抗辩时应拓宽现有技术证据来源，若产品外形已在先被外观设计专利公开，其隐含的结构和构造特征亦可作为有力的抗辩事由。武汉千思律师提示，在专利布局与诉讼策略中，跨类型的专利文献检索与解读能力已成为影响案件走向的关键因素之一。