争议焦点
本案的核心争议焦点在于两个层面。其一,被诉侵权人将载有涉案专利技术方案的产品交付承运人运输,是否构成专利法意义上的技术公开,进而可以作为现有技术抗辩的依据。其二,被诉侵权人违反保密义务主动在网络公开专利技术方案,该非法公开的事实状态能否为其援引现有技术抗辩提供正当基础。这两个问题分别涉及“交付承运是否等于投入市场”的事实认定,以及“违法行为能否产生合法抗辩效果”的价值判断,是专利侵权诉讼中现有技术抗辩制度适用的难点所在。
基本案情
上海某公司是“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”实用新型专利的权利人,其发现广东某公司制造并销售给某网络公司的共享儿童手推车落入涉案专利保护范围,该产品由某网络公司使用在某旅游公司管理的景区内,故诉至法院。广东某公司提出抗辩,称上海某公司在涉案专利申请日前曾向其采购设备并签订合同,其已依约完成制造并将产品交付承运人运输,同时其还在申请日前通过互联网公开了产品图片,故主张先用权抗辩及现有技术抗辩。一审法院认定产品交付承运人即因投入市场导致技术方案被公开,支持了现有技术抗辩,驳回上海某公司诉请。上海某公司不服上诉。二审最高法院查明,双方采购合同明确约定相关专利权属上海某公司,且广东某公司对产品资料及知识产权负有保密义务,广东某公司在网站公开文章及图片的行为属于违反保密义务的披露。
裁判结果
最高人民法院二审撤销一审判决,改判广东某公司立即停止制造、销售被诉侵权产品,赔偿上海某公司经济损失50万元及合理开支20904.3元;某网络公司、某旅游公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任;驳回上海某公司其他诉讼请求。
武汉千思律师解读
本案是一起明确现有技术抗辩合法性基础的典型案例,对规范商业合作中的保密义务及专利侵权抗辩具有重大指导意义。
关于专利产品交付承运人是否属于公开技术的问题。一审法院认为产品交付承运人运输即因投入市场而公开,这是对专利法中“为公众所知”的误解。交付承运人属于产品流转的中间环节,承运人并未获得对产品技术方案的自由支配和扩散权利,产品并未真正进入公众可以接触并获知技术内容的状态。因此,仅仅交付承运人并不导致技术方案处于公众想得知就能得知的公开状态。
关于部分被告只承担合理开支而不承担赔偿责任的分析。某网络公司和某旅游公司仅对合理开支承担连带责任,这是专利侵权损害赔偿中的合法来源抗辩规则体现。根据专利法规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。本案中,某网络公司和某旅游公司作为被诉侵权产品的使用方和场地提供方,属于善意使用者,且产品系从广东某公司合法采购,故免除其赔偿责任。但合法来源抗辩仅免除赔偿责任,不免除停止侵权的责任,同时权利人为维权支出的合理开支属于侵权行为造成的直接损失,善意使用者仍需对此承担连带责任。
关于现有技术抗辩的合法性基础及相关裁判规则。本案确立了“任何人不得从违法行为中获益”的裁判规则。现有技术抗辩制度的目的在于保护社会公众免受不当授权专利的侵扰,为善意使用现有技术者提供合理预期。但是,作为民事诉讼中的抗辩事由,其行使必须遵循民法诚实信用原则和公序良俗原则。如果允许被诉侵权人依据自己违反明示或默示保密义务而非法公开的技术方案主张现有技术抗辩,无异于鼓励违约和违法行为,使违法行为人因自身过错获得竞争优势,这将严重违背民法基本原则和专利法鼓励创新的立法精神。因此,非法公开的技术方案不能作为主张现有技术抗辩的合法基础。
问题延伸分析。本案给企业在商业合作中的知识产权保护敲响了警钟。企业在委托加工、合作研发或采购合同中,务必设置严密的保密条款,明确知识产权归属及保密义务。一旦发生相对方私自公开技术方案的情形,该保密条款将成为阻击对方现有技术抗辩的关键武器。同时,企业在专利申请前对外披露技术或交付产品时,也应严格控制知悉范围并采取保密措施,避免因自身的疏忽导致技术被合法公开,从而丧失专利新颖性。对于被诉侵权人而言,主张现有技术抗辩必须确保所依据的现有技术来源合法,切勿试图利用自己违约或侵权获取的公开事实来逃避侵权责任。
